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專利系列之二:專利更正的界線?

2019-07-16

郭峻誠

律師

【智財專業部-全方位IP佈局與專業服務】

《專利系列之二:專利更正的界線?》

承繼前篇案例

甲生產的一個商品,被乙指控是侵害乙的專利而做成的,並就此提起專利之侵權訴訟,該案在一審時法院認為甲的商品運用a+b的技術,乙的專利則是a+b+c,所以甲的技術並未落入乙的專利請求項,於是乙在二審中就其專利請求項提出更正,將原來的a+b+c更正為a+b或a+c,並以此再為主張甲之商品侵害乙之專利。

 

問題: 哪些內容事項可以更正?

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按說明書、申請專利範圍或圖式之更正即使僅限於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明等事項為之。

 

惟針對申請專利範圍本身作更正時,專利權範圍通常會產生變動,縱使僅對說明書、圖式作更正,亦可能導致於解釋申請專利範圍時與原來不同,因而影響專利權範圍,故其更正除請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正或不明瞭記載之釋明不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍,而說明書、申請專利範圍及圖式以外文本 提出者,其誤譯之訂正不得超出申請時外文本所揭露之範圍外,且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

 

專利法第 67 條:

發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式,僅得就下列事項為之:

一、請求項之刪除。

二、申請專利範圍之減縮。

三、誤記或誤譯之訂正。

四、不明瞭記載之釋明。

更正,除誤譯之訂正外,不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

依第二十五條第三項規定,說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者,其誤譯之訂正,不得超出申請時外文本所揭露之範圍。

更正,不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

 

由此可見,專利法就更正的範圍有明確且嚴格的規定,簡單來講是只能就原專利範圍減少、縮小或就文字的不明暸處、明顯的誤繕做更正。但要特別注意的是,即使該數值範圍雖屬申請時說明書或圖式所明確記載,且更正的部分是減縮請求項所記載之數值範圍,但!如果減縮後所代表之涵義與更正前請求項解釋不同者,將被認定是實質變更申請專利範圍,即有專利法第67條之違反喔!故本案中雖然乙之更正貌似捨棄較先進之a+b+c技術,為申請專利範圍之縮減,然而實質上卻是將原本的a+b+c技術擴張解釋為可以選擇用a+b或用a+c二種不同之技術,也就是說乙的更正已經實質擴大或變更公告時之申請專利範圍,已經屬於違反專利法第67條之規定而應否准其更正!

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延伸閱讀:專利系列之一:專利更正的時點?

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