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商標註冊主義原則及善意先使用例外之衡平

2020-01-15

郭峻誠

律師

【智財專業部-全方位IP佈局與專業服務】

商標註冊主義原則及善意先使用例外之衡平

背景事實

老王經營小吃店已30多年,並於開業之初即自行設計圖樣用於店面招牌,惟老王就該圖樣並未申請商標註冊。孰料,與老王同行之小明眼見老王生意興隆,遂擅自將老王所設計與使用之圖樣使用於其所營之小吃店面,並持之申請商標而取得註冊在案,請問,老王知悉後,能否得主張小明侵害其商標?又小明得否主張其為商標權人,禁止老王使用該商標?

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法學小教室

註冊保護主義與先申請先註冊主義

我國商標法就商標權之取得,係採註冊保護主義,商標自註冊公告當日起,由權利人取得商標權,期間為十年。本案中,老王經營小吃店多年,雖自行設計圖樣而先使用於其所經營之小吃店招牌,然未申請註冊,故原則不得享有商標權。因此老王不得主張小明將老王所設計與使用之標示使用於其所經營之小吃店,侵害老王之商標權。

善意先使用

如此一來,本案中老王就不能主張任何權利了嗎?其實不然,我國商標法採註冊先行制度,也就是說原則上商標權的取得係以註冊為要件,然商標貴在使用,為保障第三人在他人申請註冊之前,善意先使用相同或近似商標之權益,乃容許其得在特定條件下使用相同或近似之商標,免受商標權人之干涉,即例外尊重先使用商標之事實,設置善意先使用制度,使善意先使用者的利益,仍應受到保障,並賦予商標權人得要求附加區別標示,以為衡平並符公允。

按「在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或相近之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限;商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」商標法第36條第1項第3款定有明文。

本案中,老王經營小吃店多年並自行設計圖樣而先於小明使用於其小吃店招牌,即屬善意先使用之情形,故小明不得禁止老王使用該商標,其僅得要求老王附加適當之區別標示。

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法規小辭典

商標法第33條

商標自註冊公告當日起,由權利人取得商標權,商標權期間為十年。
商標權期間得申請延展,每次延展為十年。

商標法第36條

下列情形,不受他人商標權之效力所拘束:

一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示自己之姓名、名稱,或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明,非作為商標使用者。

二、為發揮商品或服務功能所必要者。

三、在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限;商標權人並得要求其附加適當之區別標示。

附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後,發生變質、受損,或有其他正當事由者,不在此限。

 

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