column玉鼎專欄

您好~您尚未登入    

專利系列之一:專利更正的時點?

2019-07-15

郭峻誠

律師

【智財專業部-全方位IP佈局與專業服務】

 詳細簡介  線上預約

《專利系列之一:專利更正的時點?》

背景事實:

甲生產的一個商品,被乙指控是侵害乙的專利而做成的,並就此提起專利之侵權訴訟,該案在一審時法院認為甲的商品運用a+b的技術,乙的專利則是a+b+c,所以甲的技術並未落入乙的專利請求項,於是乙在二審中就其專利請求項提出更正,將原來的a+b+c更正為a+b或a+c,並以此再為主張甲之商品侵害乙之專利。

問題: 專利訴訟進行中可以提出更正嗎?

---

按專利權人提起專利民事侵權訴訟主張其專利權遭侵害,原則上其在民事訴訟中所得主張之權利範圍,理應以智慧局所核准公告之範圍為準,若有更正,亦應以經核准更正公告後之範圍為準。

 

然而,我國專利法對於專利權人提出專利更正之申請,並無提出時點之限制,專利權人可不斷提出更正申請,並向民事法院提出此項更正抗辯,但如此一來,會造成專利權人在民事訴訟中因不斷向智慧局進行更正,而導致其欲向被告行使之權利範圍一直處於變動的現象,此不僅影響被告防禦權,使被告為了因應其專利範圍變更而須再另外檢索專利有效性抗辯之證據資料,法院亦因此須重新安排審理計畫並重新整理爭點,顯然影響訴訟之終結。

 

智慧財產案件審理細則第33條:

智慧財產民事訴訟中,關於智慧財產權應予撤銷或廢止之原因,當事人意圖延滯訴訟,或因重大過失逾時始行提出攻擊或防禦方法,有礙訴訟之終結者,法院宜依民事訴訟法第一百九十六條第二項規定駁回之。

關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法,未於第一審主張或抗辯,或曾行準備程序之事件,未於準備程序中主張或抗辯者,除法律別有規定者外,於上訴審或準備程序後之言詞辯論,均不得再行主張或抗辯。

 

由此可見,智慧財產案件審理細則第33條對於被告專利有效性抗辯之提出時點有嚴格要求,故於本案中,乙如被認為是意圖延滯訴訟,或因重大過失逾時始行提出,且有礙訴訟之終結者,則很有可能被法院課予失權效果喔!

 

Share this :