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在商標被註冊前就長期使用該商標,是否會因為嗣後商標被註冊而犯侵害他人商標之罪?

2019-10-04

郭峻誠

律師

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在商標被註冊前就長期使用該商標,是否會因為嗣後商標被註冊而犯侵害他人商標之罪?

背景事實:

小明自民國85年起至今持續向台灣的A藥廠購買美國STRESS FORMULA維他命,自行製作包裝盒印上維他命之名稱「STRESS FORMUA」(因為疏忽誤將STRESS FORMULA誤植為少一個「L」的STRESS FORMUA),並自行分裝維他命於該包裝盒中販賣之,A藥廠於90年以「STRESS FORMULA」註冊商標,接著告小明於民國105年販賣印有系爭商標之包裝盒係侵害其商標權,小明是否成立侵害商標罪?

問題:

1. STRESS FORMULA與STRESS FORMUA兩個商標是否近似且有致相關消費者混淆誤認之虞?

2.小明是否得主張善意先使用系爭商標?

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兩商標不構成近似:

雖然STRESS FORMULA與STRESS FORMUA兩商標看似近似,但智財法院強調「在商標近似及商品或服務類似要件具備的情形下,雖然導致有混淆誤認之虞的機率極大,但並非是必然的,有可能因為其他重要因素的存在,例如二商標在市場已併存相當時間,均為商品/服務相關消費者所熟悉,多能加以區辨,而無混淆誤認之虞。」,本案中除「FORMUA」外文少一「L」字母外,系爭產品之商標圖樣並無中文「舒樂爾」,與系爭商標圖樣整體相較,二商標難謂近似;此外由於系爭商標申請註冊前,已有許多業者使用「STRESS FORMULA」或「舒樂爾」作為藥品或維他命之名稱,行之有年,故單純使用外文「STRESS FORMUA」,尚不足以使相關消費者指向特定之商品或服務來源,亦即,消費者並不會誤「STRESS FORMUA」為A公司所註冊之「STRESS FORMULA」,兩者並不構成近似。

小明主張善意先使用抗辯有理由:

小明提出證據證明於A公司註冊商標之日以前便大量印製印有STRESS FORMUA之包裝盒並使用至今,在印製時A公司尚未註冊商標,且其他業者也印製相同商標販售維他命,為了保障小明長久使用系爭商標之信賴,不得因為A公司嗣後註冊商標,而追訴被告長期善意使用該商標之行為,否則不啻以後來取得之權利對抗長久之信賴,故小明主張善意先使用系爭商標,不受系爭商標權效力所拘束為有理由。

 

商標權採屬地保護主義,系爭商標在美國註冊,於台灣未註冊,且非著名商標,諸多業者大量購買該維他命,並分裝於自行印製系爭商標之包裝盒而販售之,於該商標在台灣被註冊前,並未侵害他人之商標權。縱使A公司嗣後在台灣註冊系爭商標,因為商標法之善意先使用之規範,在於保護先使用行為所創造之事實狀態或社會關係,使善意使用人能在原有社會關係中,享有應受保護之利益,故而小明抗辯善意先使用系爭商標有理由,應無罪。

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參考法條:

商標法第36條第3款:

下列情形,不受他人商標權之效力所拘束:三、在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限;商標權人並得要求其附加適當之區別標示。

商標法第95條第3款:

未得商標權人或團體商標權人同意,為行銷目的而有下列情形之一,處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金:三、於同一或類似之商品或服務,使用近似於註冊商標或團體商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。

 

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